Кому принадлежит интеллектуальная собственность работнику или работодателю

Обновлено: 04.05.2024

По следам нашумевшей истории о Rambler vs nginx. Статья для тех, на кого работают программисты и люди любых других творческих профессий, а также для самих творческих работников.

Давайте разберемся, кому принадлежит ПО, написанное на работе, и какие действия нужны от работодателя, чтобы права на программу были закреплены за компанией.

Нанять программиста и платить ему зарплату недостаточно, чтобы компания получила права на ПО. Нужно обложиться бумагами и следовать определенной процедуре.

Если работодатель этого не делает, он сидит на бомбе замедленного действия. Стоит вспомнить, как сотрудник отсудил 23 млн у бывшего работодателя за использование своей разработки.

А теперь обо всем по порядку.

Любой результат творческого труда — объект интеллектуальной собственности. В том числе программный код. Это значит, что его защищает закон, а на использование нужно разрешение автора. Специальной регистрации прав не требуется. Написали код, права возникли автоматически.

Есть нюанс. Код должен быть оригинален и создан творческим трудом. Об этом можно подробнее почитать в статье про контент.

По умолчанию ничего не меняется. Автор обладает полным объемом прав на разработанное программное обеспечение.

Вы не ослышались. Сотрудник пишет код для компании за служебным компьютером в рабочее время, получает зарплату, пользуется всеми благами офиса и при этом остается правообладателем ПО. Звучит странно, но это так.

Чтобы права на ПО перешли компании, должны быть соблюдены следующие критерии:

Писать код — обязанность сотрудника.
Софт разработан по заданию работодателя.
Сотрудник получил авторское вознаграждение.

Остановимся на каждом подробнее.

Это значит, что функциональность по разработке ПО должна быть прямо указана в трудовом договоре или должностной инструкции. Иначе написанный код принадлежит работнику и только ему.

С одной стороны, это логично. Предположим, сейлзу надоело вбивать реквизиты клиентов в шаблон договора, и он написал бота на Python, который сам подставляет данные компании в документ.

На такое ПО у работодателя никаких прав, даже если сейлз писал его в рабочее время за служебным компьютером и на благо компании.

Беда с настоящими программистами, которые разрабатывают сore-продукт. Во многих компаниях используют шаблоны трудовых договоров из интернета, в которых меняется только название должности и зарплата.

В таких шаблонах обязанности сотрудника дублируют пункты Трудового кодекса, а значит, там нет ни слова о разработке ПО. С точки зрения закона такие программисты ничем не отличаются от сейлзов или бухгалтеров. Ни у тех ни у других не прописана обязанность создавать ПО.

Как следствие, все, что написано сотрудником за несколько лет работы, — его собственность. Если компания захочет её использовать, нужно заключать с программистом лицензионный договор.

Допустим, трудовой договор составлен правильно, в нем прописана обязанность писать код. Но как понять, что именно эта программа или ее часть была написана конкретным сотрудником?

Ответ прост. Должно быть составлено служебное задание, в котором указывается, какого результата должен достичь программист. Грубо говоря, это ТЗ на разработку ПО. После выполнения такого задания сотрудник отчитывается об этом и передает результат своего труда по акту.

Ответ неутешительный. По закону надо делать так, как написано выше, иначе рискуете остаться без прав на ПО. Но процедуру можно упростить.

Как правило, управление разработкой происходит в специальных системах (Jira, Trello). Можно зафиксировать во внутренних документах юридическую значимость заданий, формируемых в электронном виде в таких системах.

Четко пропишите момент создания задания, процесс определения исполнителя, момент завершения работы и порядок передачи ее результатов. В таком случае вы снизите риски.

Но следите за стройностью информации в системах. Задачи должны быть четкие, понятные, исполнителей легко отследить, все действия логируются. Это ваш спасательный круг.

Момент легкого недоумения. Разработчик уже получает зарплату за то, что пишет код, ему еще что-то надо платить?

По закону получается, что так. Авторский гонорар — отдельная от заработной платы выплата. Размер вознаграждения за разработку ПО законом не установлен, но он зафиксирован для случаев создания служебного изобретения.

Там два вида гонорара:

За создание изобретения: разовая премия 30% от зарплаты.
За дальнейшее использование изобретения: плюс одна зарплата в год, а если изобретение кому-то продано, то 10–15% от суммы сделки. Увольнение сотрудника не влияет на обязанность платить процент от продаж.

На практике часто встречал работодателей, которые указывают в договоре фиксированную небольшую сумму (например, 500 рублей), которую сотрудник получает ежемесячно вместе с зарплатой в качестве авторского гонорара.

Это работает, но есть риски. Сотрудник может в любой момент заявить, что вознаграждение необоснованно занижено, и потребовать больше, ссылаясь на аналогию со служебными изобретениями.

По умолчанию права на все ПО, которое сотрудник написал на работе, принадлежат только ему. Компания может стать обладателем таких прав, но для этого нужно заморочиться.

Грамотный трудовой договор с описанием функциональности по разработке, соблюдение правил оформления служебных заданий, выплата авторского вознаграждения, — вот рецепт успешного использования программ, разработанных сотрудниками.

Пока рано делать какие-то выводы. На мой взгляд, все будет зависеть от двух факторов:

Является ли программа служебным результатом интеллектуальной собственности. Или, иначе говоря, насколько грамотно были оформлены документы с Сысоевым. Подписывал ли он служебные задания, акты, получал ли авторское вознаграждение.
Насколько nginx похож на то, что было разработано в Rambler. Дело в том, что ПО охраняется законом как литературное произведение, то есть защищен только код, а не функциональность. Если программа выполняет те же функции, но код существенно отличается, о нарушении говорить не приходится.

Если понравилась публикация, заходите в Telegram-канал. А еще у нас есть рассылка новостей для бизнеса.

Возник вопрос: как сотрудник может доказать что код написан именно им?

Публикация кода в интернете или переписка по e-mail — ненадёжное средство защиты. Суды скептически относятся к таким доказательствам. Один судья признает это допустимым доказательством, а другой нет. В общем рулетка. Если не хотите рисковать, пользуйтесь проверенными вариантами выше.

Вопрос: признаются ли судом публикации кода в GIT репозиторий, связанный с моим аккаунтом?
Например в GitHub, в личную репу, или в репозиторий проекта.
Может ли этот репозиторий быть закрытым или обязан быть публичным?

Будет очень-очень удивительно, если такой вариант будет являться доказательством. Имею ввиду исключительно Git. При особо большом желании можно всю историю коммитов подделать и записать задним числом. Я бы немного расширил ваш вопрос, если вся разработка происходила посредством всего набора функций, того же Github, в виде Issue, трекера задач и т.д. Даты публикаций которых невозможно подделать простому смертному. То возможно ли это всё добавить к доказательству своего авторства?

С точки зрения права GitHub такой же сайт как VK - предоставляет возможность опубликовать контент. При этом фиксируется дата, время, автор публикации.
Казалось бы, что еще нужно? Ничего, но проблема в том, что указанные данные фиксируется не государством, а сторонним лицом - компанией, администрирующей сайт. Доверие к такой информации у суда априори будет ниже, а тем более если это иностранный сервис. Теперь отвечаю на вопрос.

- Может ли публикация в GitHub служить доказательством авторства? Да, может. Есть судебные дела, где публикация в VK или фото-блоге помогали доказать авторство. Ситуация аналогичная.

- Является ли это надежным доказательством? Нет, не является. Не каждый судья станет разбираться в репозиториях, коммитах, pgp ключах. Поэтому пока бумага из Роспатента, письмо самому себе или поход к нотариусу дадут 100 очков вперед любому другому способу подтверждения авторства.

Письмо самому себе (разумеется с описью вложения) тоже так себе доказательство для суда.
Не по теме но созвучно - судья: "вы считаете что почтовый работник квалифицированно может удостоверить содержимое конверта и где доказательство аналогичности что в письме именно те 46 листов что предъявлены в суд"))
Так что лучше ещё и каждую страницу заверять личной подписью с расшифровкой и указанием даты. На крайний случай - экспертиза давности))

Смысл в том, чтобы не распечатывать письмо до возможного суда)

думаете сможете суд убедить что не вскрывали конверт?)) или конверт будет хранится у третьего лица - нотариуса?))

Именно, не владелец или суд должен будет доказывать, что конверт не вскрывался, а оспаривающая это сторона. Пусть судебную экспертизу назначают, в противном случае - конверт по умолчанию всегда не вскрыт

Суд вообще ничего доказывать не должен и тем более не будет. Это не его обязанность.
Он просто ваш довод с конвертом не примет в качестве надлежащего доказательства по своему внутреннему убеждению.
Чтобы довод превратился в доказательство надо постараться.
Из 100% доказательств остаётся только заверение документов (программы распечатанной на бумаге) у нотариуса.

Это интересно. Т.е. если я первый распечатаю 42 тома исходников ядра Линукса и заверю у нотариуса, то можно подать иск на Линуса Торвалдьса? Как же неготова судебная система у нас к 21 веку, это просто жесть.

Сергей, ты это можешь сделать в России, в физических границах России.
На этом работает половина Китая - не признавая международные права на инт.собственность. В целом есть куча международных соглашений, которые играют настолько значимую роль, насколько первобытной является страна.

А вообще конечно да, в 21 веке нести к нотариусу код это ОООООЧЕНЬ смешно.

Пользуйтесь услугой "электронный нотариус" 👍

Пацаны, ниша: NaaS, нотариус эз э сервис

notarius push — и код ушел на подпись. Защити свой код по цене всего одной чашки кофе!

Хороший стартап👍 инвестор нужен?

Можно сделать гитхаб на блокчейне: запретить переписывать историю и отклонять такие пуши. Чуть менее удобно, но зато будут гарантии. Законодательство подтянется

На самом деле все не так просто. Линукс очень давно на рынке и очень широко известен. Поэтому уверен, что у правообладателя найдется способ доказать первенство создания кода. Скажем, с помощью договоров с партнёрами, тех же служебных заданий с сотрудниками и т.п.
А вот если продукт малоизвестен, такой "финт" может и получится. Но не стоит списывать со счетов возможность настоящего владельца продукта подтвердить свое авторство при помощи косвенных доказательств: переписок, свидетелей, логов, публикаций кода в интернете.

Как же надоели нытики, это просто жесть.

Проверенные способы? Кем проверенные

Патент на ПО? Вы шутите? ))

Дичь какая-то. Можно пруфы из правовых документов? У меня в договоре черным по белому написано, что права на все, что выполнял сотрудник в рамках работы в компании, принадлежат работодателю. В журналистике, например, нет никаких заданий и актов, но все авторские права принадлежат работодателю по умолчанию за редкими исключениями.

Спасибо за комментарий!
На самом деле порядок оформления служебных произведений действительно звучит абсурдно. От него веет совком. Но тут уж как есть.

По поводу пруфов. Я оставлю несколько ссылок на нормативку и приведу цитаты из решений судов, которые рассматривали споры о служебных произведениях. Слова суда скажут лучше чем я сам.
Нормативка: п.п. 1, 2 ст. 1295 ГК РФ, п. 104 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10.

Суды:
1. Постановление ФАС Московского округа от 09.06.2012 по делу № А40-81220/2011:
"Для определения того, является ли произведение служебным, истец должен доказать факт создания произведения конкретным работником по определенному заданию работодателя; подтвердить, что данное задание входило в пределы трудовых обязанностей работника. Если такое задание работодателя в его трудовые обязанности не входило, то созданное произведение не может рассматриваться как служебное - исключительное право на него принадлежит
работнику, его использование работодателем возможно лишь на основании отдельного соглашения с работником и при условии выплаты ему вознаграждения.
Все перечисленные обстоятельства должны быть доказаны истцом с предоставлением соответствующих документов, трудовых и иных договоров с работником, документов, определяющих порядок выполнения служебных заданий, объем полномочий работников, даты создание тех или иных служебных произведений и т.п."

Если этого не хватает, напишите, готов накопать еще.

Есть ГК РФ Статья 1295. Служебное произведение
1. Авторские права на произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (служебное произведение), принадлежат автору.
2. Исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работодателем и автором не предусмотрено иное.
Вы процитировали решение арбитражного суда, оно никак не противоречит ГК
Все перечисленные обстоятельства должны быть доказаны истцом с предоставлением соответствующих документов, трудовых и иных договоров с работником, документов, определяющих порядок выполнения служебных заданий, объем полномочий работников, даты создание тех или иных служебных произведений и т.п.
Трудовой договор, должностная инструкция итп – это то, где определяются трудовые обязанности.

Все что тут указано и так уже есть у работодателя при обычной (любой) работе. Тут нет указания ни на акты, ни на фиксацию служебного задания. Необходимо подтвердить только служебные обязаности и дату создания. С актами дату подтвердить конечно проще, но можно и без них.

Эта статья была введена законом от 2014 года и не может применяться к событиям случившимся до момента введения

Она была введена законом от 2006 года.

А до этого говорят существовала в примерно таком же виде, но в другом законе, но это я не проверял.

Текущая редакция введена в 2014, другой на Консультанте нет. Но даже 2006 не годится

2014 это правки, сам закон от 2006. Из Рамблера он ушел в 2011.

Нашел пленум, до ГК был закон об авторском праве с такой же статьей. И что интересно, пленум говорит, что если произведение было создано до 2008, то надо руководствоваться старым законом об авторском праве.

И что важно, в том законе нет условия, что служебное произведение обязательно должно быть создано в пределах трудовых обязанностей! Достаточно служебного задания.

То есть в случае Сысоева на самом деле не важно на какой должности он был, важно только было ли служебное задание.

104. Суд устанавливает, является ли конкретное произведение служебным, исходя из положений законодательства, действовавшего на момент создания такого произведения.

Так, статьей 14 Закона об авторском праве, действовавшей до 1 января 2008 года, к служебным произведениям отнесены произведения, созданные в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя. Статья 1295 ГК РФ, действующая с 1 января 2008 года, под служебным произведением понимает произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей.

Для определения того, является ли созданное работником после 31 декабря 2007 года по конкретному заданию работодателя произведение служебным, необходимо исследовать вопрос о том, входило ли это задание в пределы трудовых обязанностей работника. Если такое задание работодателя в его трудовые обязанности не входило, то созданное произведение не может рассматриваться как служебное - исключительное право на него принадлежит работнику, его использование работодателем возможно лишь на основании отдельного соглашения с работником и при условии выплаты ему вознаграждения.

1. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом.

2. Право авторства на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец принадлежит работнику (автору).

3. Исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.

4. При отсутствии в договоре между работодателем и работником соглашения об ином (пункт 3 настоящей статьи) работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана.

Если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец возвращается работнику. В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право использования служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю вознаграждения, размер, условия и порядок выплаты которого определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора - судом.

Если работодатель получит патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, либо примет решение о сохранении информации о таких изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора - судом.

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 23.07.2013 N 222-ФЗ.

Право на вознаграждение за служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора на оставшийся срок действия исключительного права.

5. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, не являются служебными. Право на получение патента и исключительное право на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат работнику. В этом случае работодатель вправе по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием таких изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Комментарий к ст. 1370 ГК РФ

1. Комментируемая статья определяет правовой режим служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца, созданных в процессе трудовой деятельности автора, т.е. в процессе выполнения автором своих трудовых обязанностей (которые должны быть отражены в его трудовом договоре), либо конкретного задания, которое также не должно выходить за рамки трудовых обязанностей.

В Кодексе, как и ранее в Патентном законе, презюмируется закрепление исключительных прав на служебные объекты, охраняемые патентом, за работодателем.

В соответствии с п. 4 комментируемой статьи на автора и работодателя возлагаются определенные обязанности, выполнение которых необходимо работодателю для реализации принадлежащих ему исключительных прав, а работнику - своего имущественного права на получение авторского вознаграждения.

2. После того как работник уведомляет работодателя о полученном им результате, способном к правовой охране, работодатель обязан информировать его о своем решении реализовать свое исключительное право на данный результат. В трудовом договоре (ином документе) целесообразно предусматривать обязательства работника до истечения предусмотренного 4-месячного срока воздерживаться от совершения действий, которые помешают работодателю реализовать свое право в отношении полученного результата, в частности, не допускать не санкционированного работодателем опубликования информации, раскрывающего существо полученного результата, или передачи этой информации третьим лицам.

3. Подача заявки, как известно, связана с составлением описания изобретения, полезной модели, промышленного образца, что практически невозможно без участия автора. Поэтому работодателю целесообразно специально оговорить такое участие в договоре с работником (автором).

4. Передача права на получение патента другому лицу фиксируется в письменной форме, поскольку данный факт юридически значим для определения, выполнил ли работодатель условия реализации своего права в отношении полученного работником результата, а также для возникновения у работника права на получение патента.

5. Сохранение информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне (его охрана в режиме ноу-хау) предусматривает принятие исчерпывающих мер для сохранения ее конфиденциальности и, в первую очередь, требует уведомления об этом всех носителей такой информации, в т.ч. работника (автора), создавшего результат (см. также комментарий к ст. 1470).

6. По истечении 4-месячного срока работник (автор), не уведомленный работодателем о необходимости сохранить соответствующий результат интеллектуальной деятельности в тайне, предварительно удостоверившись в том, что работодатель не подал заявку и не передал права на получение патента другому лицу, может самостоятельно распоряжаться созданным им изобретением, полезной моделью, промышленным образцом, в т.ч. вправе подать заявку на получение патента. На не востребованный работодателем служебный продукт восстанавливается первоначальное исключительное право автора.

7. Кодекс предоставляет работнику - автору служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца право получить вознаграждение от работодателя как в случаях, когда тот реализовал свое право в отношении сообщенной ему работником (автором) информации о получении результата интеллектуальной деятельности (получил патент, сохранил информацию в тайне, передал право на получение патента другому лицу), так и в случае, когда работодатель по зависящим от него причинам не получил патент. К таким причинам могут быть отнесены следующие:

работодатель (заявитель) отозвал поданную им заявку (см. комментарий к ст. 1380);

работодатель (заявитель) не дал в установленный срок ответ на запрос, направленный ему в процессе экспертизы заявки (см. комментарий к п. 5 ст. 1386);

работодатель (заявитель) подал заявку с нарушением требования единства и не оформил выделенную заявку после его уведомления о нарушении данного требования, в результате чего было принято решение об отказе в выдаче патента, т.к. рассмотренное в рамках заявки изобретение оказалось непатентоспособным (см. комментарий к п. 5 ст. 1384);

работодатель (заявитель) не уплатил пошлину за выдачу патента после получения решения о его выдаче (см. комментарий к п. 2 ст. 1393).

Таким образом, Кодекс не связывает возникновение у работника (автора) права на вознаграждение за результат его интеллектуальной деятельности с перечисленными фактами и не ставит в зависимость возможность реализации этого права от дальнейшей судьбы служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца. В частности, от того, будет ли подана заявка и получен патент тем лицом, которому работодатель передал свое право на получение патента, будет ли в действительности введен и в дальнейшем сохранен в отношении созданного результата интеллектуальной деятельности режим коммерческой тайны, - все эти обстоятельства несущественны для действия права работника (автора) на вознаграждение.

8. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты должны быть специально предусмотрены в договоре между работником и работодателем. При наличии спора окончательное решение принимает суд.

При этом следует иметь в виду, что до принятия постановления Правительства Российской Федерации о минимальных ставках вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы, если между автором и работодателем не будет достигнуто соглашение о размере авторского вознаграждения, могут применяться ставки, установленные ранее действовавшими Законами СССР "Об изобретениях" и "О промышленных образцах" (см. комментарий к ст. 12 Вводного закона к ч. 4 ГК). Представляется особо важным принятие такого постановления, в первую очередь, для использования в государственных учреждениях, финансируемых из средств федерального бюджета.

9. Пункт 5 комментируемой статьи играет важную роль в регулировании отношений между работодателем и работником (автором), поскольку он еще раз подчеркивает, что только выполнение работником своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя относят полученные работником результаты интеллектуальной деятельности к служебным.

В иных случаях использование работником денежных, технических или материальных средств работодателя не является препятствием для реализации работником (автором) права на получение патента и исключительного права на такие изобретения, полезную модель или промышленный образец. Работодатель при этом имеет право по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной (неисключительной) лицензии на использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права либо возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием таких изобретения, полезной модели, промышленного образца.

Судебная практика по статье 1370 ГК РФ

При названных обстоятельствах, руководствуясь статьями 10, 421, 431, 432, 1229, 1345, 1347, 1348, 1357, 1370, 1398 ГК РФ, пунктом 7 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.02.2014 N 165 "Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными", суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для признания патента недействительным.

Исследовав и оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суды установили, что Бойко С.И. и Петров А.В. состояли в трудовых отношениях с обществом; истцом не представлено достаточных доказательств создания ответчиками спорного изобретения в связи с выполнением ими своих трудовых обязанностей или конкретного задания общества как работодателя; отсутствие в должностных обязанностях ответчиков обязанности по разработке изобретений; из представленных истцом доказательств не следует, что осуществляемая обществом исследовательская деятельность была направлена на достижение технического решения, тождественного техническому решению по спорному патенту, и, руководствуясь статьями 1228, 1347, 1348, 1357, 1370, 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", отказали в иске.

Оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ и удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции руководствовался статьями 772, 773, 1370, 1398, пунктом 1 статьи 1373 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и, отклонив ссылку объединения на отсутствие права заказчика на получение патента в силу пункта 2 статьи 1373 Кодекса, исходил из того, что изобретение "Антенное устройство" создано при выполнении опытно-конструкторских работ за счет средств федерального бюджета, из условий контракта и соглашения следует, что права на результаты, полученные при выполнении опытно-конструкторской работы, принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает заказчик.

Частично удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции руководствовался положениями статей 1229, 1259, 1270, 1370, 1286.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), и исходил из доказанности истцом факта нарушения его интеллектуальных прав в результате использования ответчиком аудиовизуального произведения, содержащего композицию истца.

Руководствуясь пунктом 2 статьи 1345, пунктом 1 статьи 1357, пунктами 1, 3, 4 статьи 1370, подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации, признав недоказанным факт исполнения авторами предусмотренной пунктом 4 статьи 1370 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанности по уведомлению работодателя о создании ими конкретного технического решения, которое может получить правовую охрану в качестве изобретения, Суд по интеллектуальным правам оспариваемый патент признал недействительным в части указания в качестве патентообладателей ответчиков и обязал Роспатент выдать новый патент на изобретение с указанием общества в качестве патентообладателя.

При названных обстоятельствах, руководствуясь статьями 1228, 1345, 1347, 1348 1357, 1370, 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

Стремление достичь баланса прав и обязанностей изобретателя, работающего по найму, и его работодателя в отношении созданного в рамках такого сотрудничества изобретения почти столь же старо, как само патентное право. Считается, что одним из камней преткновения в сотрудничестве двух гениальных изобретателей – Эдисона и Теслы – стал вопрос о принадлежности прав на результаты творчества последнего. Эдисон считал, что если Тесла работает в его компании, то и права на все созданные им технические решения должны принадлежать компании. Современная правовая доктрина пошла по пути максимально возможного регламентирования прав и обязанностей сторон в отношениях, касающихся создания и использования служебных изобретений, тем не менее оставляя в духе общей диспозитивности гражданского права некоторые существенные вопросы на соглашение сторон.

Вместе с тем механизм взаимодействия автора и работодателя в данной сфере эффективно работает только в случае, когда стороны тщательно выполняют свои обязанности, установленные законом (либо активно пользуются предоставленными им правами), и не пускают все на самотек.

Отсутствие должного внимания к указанным вопросам может привести к серьезным последствиям для интеллектуальных активов компании, включая утрату права на получение патента, оспаривание действующих патентов, прекращение правовой охраны ноу-хау, требования работников по выплате вознаграждений за служебные изобретения и т.п. Часто объектами притязаний изобретателей становятся не только российские компании, но и представительства иностранных фирм, а также российские дочерние общества, которые выступают в качестве работодателя для изобретателей и инженеров.

Обратившись к современному российскому опыту регулирования института служебных изобретений, мы обнаружим объемный пласт правовых норм и судебной практики, которые охватывают как общие вопросы возникновения и принадлежности исключительных прав на служебные результаты интеллектуальной деятельности, так и специальные вопросы, касающиеся порядка возникновения и оформления таких прав, выплаты вознаграждения за служебные изобретения, которым законодатель отводит не меньшую роль.

Рассмотрим ключевые положения, которые помогут грамотно квалифицировать спорные ситуации, возникающие на практике.

Что делает изобретение служебным?

находится ли автор в трудовых отношениях со своим нанимателем;
круг должностных обязанностей изобретателя;
входит ли изобретение в объем должностных обязанностей изобретателя.

Применяя на практике первый критерий, необходимо помнить, что отсутствие трудового договора вовсе не означает, что отношения между авторомизобретателем и его нанимателем следует автоматически не признавать трудовыми. Напротив, поскольку трудовое законодательство как самостоятельная отрасль права появилось в связи с необходимостью защиты прав наемных рабочих, оно исторически предусматривает ряд гарантий в области трудовых отношений.

Одной из таких гарантий является квалификация отношений между компанией и работником в зависимости от их характера, а не от названия договора между ними либо его отсутствия 1 . В частности, если в отношениях между автором-изобретателем и компанией присутствуют такие признаки как установленный внутренний трудовой распорядок (рабочие часы, время отдыха, выходные дни, отпуск), рабочее место, оборудование и материалы (то есть орудия и средства производства), предоставляемые нанимателем, перечень выполняемых должностных обязанностей, выплата заработной платы, а также личное выполнение изобретателем своих трудовых обязанностей и подчинение распоряжениям работодателя – такие отношения следует признавать трудовыми даже в случаях, когда трудовой договор отсутствует, либо в существующем договоре указано, что он является гражданско-правовым. Таким образом, для квалификации отношений между изобретателем и компанией необходимо руководствоваться не только договором между ними, но и проанализировать фактические отношения на их соответствие указанным выше признакам.

Должностные обязанности изобретателя должны устанавливаться в трудовом договоре, должностной инструкции, а также могут быть зафиксированы в отдельных заданиях и поручениях работодателя. Если таких документов нет, для установления указанных обстоятельств можно использовать результаты регулярно выполняемых работ за прошлое время, свидетельские показания других сотрудников компании.

При этом позиция, согласно которой изобретение не следует считать служебным, поскольку оно не было прямо поименовано в трудовом договоре/должностной инструкции либо задании работодателя, является ошибочной и не признается судами. Напротив, при определении характера результата интеллектуальной деятельности суды исходят из того, что обязанности изобретателя могут быть сформулированы в достаточно общем виде, а также указывают, что сферу деятельности и специализацию компании и ее отдельных подразделений также следует принимать во внимание 2 . Если изобретение относится к сфере деятельности компании, в которой работает изобретатель, оно с высокой долей вероятности будет признано служебным.

Формальности, но какие важные!

Многие работодатели ошибочно полагают, что заключение трудового договора и выплата заработной платы гарантирует переход к ним прав на служебные изобретения. Вместе с тем закон предусматривает ряд важных формальностей, несоблюдение которых может привести к утрате прав на служебные изобретения. В частности, к таким важным нормам следует отнести: обязанность работника письменно уведомить работодателя о создании служебного изобретения, а также правило о возврате прав на служебные изобретения к работнику, если работодатель в течение четырех месяцев не совершит определенные действия.

Часто неуведомление о создании результата интеллектуальной деятельности является следствием невнимательного отношения работника либо незнания обязанности уведомлять работодателя. Вместе с тем нередки случаи и умышленных действий, направленных на сокрытие служебных результатов интеллектуальной деятельности с целью дальнейшего присвоения прав.

Полезной рекомендацией в таком случае может быть определение перечня отдельных категорий работников и должностей, которые потенциально могут создать результаты интеллектуальной деятельности, информирование таких работников о необходимости уведомлять руководителя о своих изобретениях, проведение регулярного мониторинга результатов труда указанных работников и введение регулярной отчетности об их деятельности. В форму уведомления целесообразно включить сведения о составе авторов, их творческом вкладе, поскольку в будущем это позволит минимизировать споры об авторстве и распределении вознаграждения между авторами.

Например, недавно в арбитражном споре о выплате лицензионного вознаграждения 3 суд определил, что работодатель (лицензиат) добросовестно заблуждался относительно принадлежности прав на изобретение, поскольку в свое время не был надлежащим образом уведомлен своим работником о создании изобретения и, как следствие, не имел возможности принять решение относительно дальнейшей юридической судьбы изобретения.

Как известно, право на служебное изобретение возвращается к работнику, если в течение четырех месяцев со дня уведомления работником о создании служебного изобретения работодатель не подал заявку на выдачу патента, не передал право на его получение третьему лицу или не принял решение о сохранении информации об изобретении в тайне. В этой связи часто, чтобы избежать возврата прав к работнику, многие работодатели предпочитают засекречивать результаты работы. После этого в более комфортные для себя сроки они могут принять решение о патентовании либо ином использовании служебного изобретения. Можно предположить, что возложение на работодателя обязанности принять юридически значимое решение относительно служебного изобретения обусловлено стремлением законодателя предоставить как можно больше возможностей для коммерциализации служебных изобретений не только работодателем, но и автором-изобретателем.

Из рекомендаций представляется важным под роспись уведомлять работника о решении, которое принял работодатель в отношении служебного изобретения. После истечения четырех месяцев неуведомленный изобретатель может предположить, что у работодателя нет коммерческого интереса к его изобретению, и самостоятельно подать заявку либо уступить свое право другому лицу. К сожалению, последствия таких действий становятся известными достаточно поздно (когда патент получен на имя работника или получена претензия от третьего лица, которому работник уступил свое право). В то же время простое письменное уведомление работника о принятом решении может исключить указанные риски.

Хочется поделиться своим открытием с миром!

Исходя из лучших побуждений, изобретатели часто спешат поделиться своими достижениями, опубликовать статью, выступить на конференции, рассказать о новом решении коллегам и друзьям. Вместе с тем, как мы знаем, ценность изобретения определяется его новизной и неизвестностью третьим лицам. В случае раскрытия результата интеллектуальной деятельности работодатель рискует потерять возможность защитить его в качестве изобретения или ноу-хау, поскольку изобретение, помимо прочих условий патентоспособности, должно быть новым.

Сколько и когда платить?

С социально-экономической точки зрения, основания и размеры выплаты авторских вознаграждений за служебные изобретения должны обеспечивать баланс интересов изобретателей и бизнеса. Представляется, что в итоге наемный изобретатель должен видеть безусловную перспективу и преимущества в создании нового решения. Если компании удается установить такой баланс, то число юридических споров по выплатам и принадлежности прав сводится к минимуму, а уровень социально-экономического благополучия и стабильности возрастает.

В указанных отношениях государство выполняет роль регулятора и в зависимости от экономической модели либо устанавливает минимальный уровень гарантий, либо достаточно точно обозначает ставки вознаграждения, которые следует применять.

В современный период выплаты авторского вознаграждения регулируются на основе принципа свободы договора, который превалирует над законом и позволяет сторонам самостоятельно договориться о размере вознаграждения за служебное изобретение. Если же компромисс не найден, спор подлежит рассмотрению в суде. Вместе с тем, несмотря на договорное регулирование отношений по выплате вознаграждений за служебные изобретения, необходимо помнить следующее:

1. Законом недвусмысленно установлены четыре основания для возникновения у работника-изобретателя права на вознаграждение: получение работодателем патента; передача работодателем права на получение патента третьему лицу; принятие работодателем решения о сохранение изобретения в тайне; неполучение патента по зависящим от работодателя причинам.

2. Достигнутый размер вознаграждения должен быть разумным и обоснованным для обеих сторон. Суд вправе пересмотреть размер вознаграждения, если будет установлено, что работодатель злоупотребил правом, нарушил принцип добропорядочности и умышленно ввел работника в заблуждение относительно размера вознаграждения. При этом суд вправе исследовать реальную коммерческую ценность и оборотоспособность изобретения, а также рассмотреть ставки, рекомендованные Правительством Российской Федерации, а также ставки, обычно применяемые в определенной сфере производства.

3. Правительством Российской Федерации установлены ставки вознаграждения за служебные изобретения 4 , которые могут применяться судом при недостижении сторонами согласия относительно размера и базы для калькуляции вознаграждения за служебные изобретения. В этой связи компаниям можно рекомендовать рассматривать указанные ставки в качестве минимальных, что в случае потенциального спора значительно снизит риски пересмотра размера вознаграждения судом.

Определяя риски, связанные с выплатой авторского вознаграж дения за служебные изобретения, полагаем важным дополнительно остановиться на следующих вопросах.

Можно ли включать такие выплаты в заработную плату?

Согласно трудовому законодательству заработная плата – это регулярно выплачиваемое вознаграждение за труд работника в зависимости от качества, количества, сложности и условий выполняемой работы, а также компенсационные надбавки и стимулирующие выплаты. Другим словами, заработная плата должна выплачиваться за выполнение работы согласно должностным обязанностям и независимо от того, создал ли работник охраноспособное изобретение. В этой связи заработная плата по своей правовой природе не может замещать вознаграждение за служебное изобретение.

Кто должен выплачивать вознаграждение в случае уступки изобретения?

Закон и судебная практика 5 дают четкий ответ на данный вопрос: вознаграждение должен выплачивать работодатель. Причины такого законоположения понятны и направлены на защиту прав изобретателя, который за выплатой вознаграждения вправе обратиться к своему работодателю независимо от того, кому принадлежит изобретение и кем оно используется по лицензии либо другому договору на момент выплаты. Единственным исключением является случай универсального правопреемства, когда все права и обязанности компании-работодателя переходят к другому лицу.

Прекращается ли обязанность по выплате в случае досрочного прекращения действия патента на служебное изобретение?

Как известно, предусмотрены различные основания досрочного прекращения действия патента, например, неуплата пошлин за поддержание патента в силе либо заявление патентообладателя о досрочном прекращении правовой охраны.

Согласно разъяснениям Конституционного суда 6 и Верховного суда Российской Федерации 7 по общему правилу при досрочном прекращении действия патента в связи с неуплатой пошлин обязанность по выплате авторского вознаграждения за служебное изобретение прекращается, поскольку изобретение переходит в общественное достояние.

Вместе с тем практике известны случаи, когда суд обязывал работодателя выплатить такое вознаграждение, поскольку установил, что изобретение продолжает активно использоваться работодателем и приносит ему хороший доход, а действия по досрочному прекращению правовой охраны изобретения были направлены на уклонение от уплаты вознаграждения автору-изобретателю. Однако представляется, что такой подход является скорее исключением, обоснованным конкретными обстоятельствами дела, в которых суд мог установить недобросовестность патентообладателя.

Служебные изобретения в конкурентной борьбе

Риски и преимущества, связанные со служебными изобретениями, разнообразны и чрезвычайно важны. Например, обстоятельства приобретения прав на служебные изобретения могут существенно повлиять на сделку по приобретению интеллектуальных активов.

В этой связи одним из ключевых вопросов, который исследуется консультантами при проведении правового аудита интеллектуальных активов, являются все обстоятельства, связанные с созданием изобретения, составом авторов, служебным характером такого изобретения, передачей прав работодателю. Ошибка либо умышленные действия могут привести к аннулированию и потере патентных прав, что, в свою очередь, сделает невозможным либо существенно затруднит коммерциализацию технологии, повлечет убытки и иски контрагентов, которые уже получили соответствующие гарантии и заверения относительно принадлежности исключительных прав.

Юридические недостатки в правах на служебные изобретения также могут кардинально повлиять на возможность защиты исключительных прав. Нередки ситуации, когда исключительные права на служебные изобретения используются как рычаг давления на оппонента в трудовом или корпоративном споре. Это становится возможным при отсутствии необходимого набора документов, оформляющих распределение прав между автором и работодателем, и, как следствие, неопределенности принадлежности таких прав.

Например, не так давно судебный спор о выплате многомиллионной задолженности по лицензионному договору за использование изобретения, который в первом приближении казался крайне успешным для лицензиара (истца), завершился потерей прав на изобретение и отказом в исковых требованиях. Такой резкий поворот событий стал возможен в связи с тем, что в свое время лицензиар должным образом не проверил юридическую чистоту прав на служебное изобретение, что стало основанием для иска. В результате активных контрдействий ответчика в суде было установлено, что для истца изобретение не является служебным, и, следовательно, он не может быть надлежащим правообладателем и предъявлять какие-либо требования на основе указанного изобретения, в том числе требование о выплате лицензионного вознаграждения. Более того, по результатам указанного судебного спора взамен аннулированных патентов истца были выданы новые патенты. В некоторых из них ответчик был указан в качестве сопатентообладателя, а в других – в качестве единственного патентообладателя.

В каких случаях патентоохраняемые объекты признаются служебными?

Как разъяснил Пленум ВС РФ в постановлении № 10 от 23.04.2019 (далее – постановление Пленума ВС РФ № 10), для признания технического решения служебным не требуется, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), содержалось конкретное указание на выполнение работ по созданию конкретных патентоспособных объектов либо усовершенствованию известных технических решений.

Для признания технического решения служебным определяющим является факт его создания в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может следовать из трудовой функции или быть выражено в виде конкретного задания.

При определении того, является ли разработка служебной, могут учитываться следующие обстоятельства:

соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан патентоспособный объект;
место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов;
источник оборудования и средств, использованных для их создания;
возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект;
последующее поведение работника и работодателя.

В то же время, использование работником денежных, технических или иных средств работодателя само по себе не означает, что созданные изобретение, полезная модель или промышленный образец являются служебными.

Служебные патентоохраняемые объекты должны рассматриваться в качестве закономерного результата осуществления работником его обязанностей, закрепленных трудовым договоров или приказом работодателя.

Чтобы определить, является ли созданный объект служебным, необходимо в рамках трудового договора, должностной инструкции, приказа работодателя обнаружить функцию, при реализации которой он мог быть получен. Данное обстоятельство является ключевым для квалификации патентоохраняемого результата в качестве служебного.

Основным направлением деятельности истца является разведка месторождений, добыча, обработка и продажа алмазного сырья. Общество является обладателем многочисленных патентов в области сепараторов алмазного сырья. Суд отказал в удовлетворении требования. Спорное решение было признано личной разработкой Х., а не служебным объектом. Суд исходил из следующего:

В соответствии с трудовым договором, Х. работал инженером по наладке и испытаниям. Должностная инструкция возложила на него функции по техническому руководству и выполнению работ по наладке и испытаниям всех видов оборудования, обеспечение его своевременного ввода в эксплуатацию. При этом в деле отсутствуют доказательства того, что Х. привлекался к каким-либо исследованиям, организуемым работодателем, был включен в творческий коллектив.

Рассмотрим для сравнения дело, в котором суд признал изобретение служебным.

Он исходил из того, что авторами решения являются работники комбината. Осуществление ими своих трудовых функций могло привести к получению патентоспособного решения. А значит, по отношению к комбинату данное изобретение является служебным. На момент рассмотрения дела авторы занимали в комбинате следующие должности:

консультант по вопросам производства противоящурных вакцин;
главный технолог;
технолог цеха противовирусных вакцин;
старший микробиолог;
начальник цеха изготовления противовирусных вакцин;
технолог производства бактерийных, вирусных и диагностических препаратов.

При этом, суд учел, что биокомбинат является производственной и научно-исследовательской организацией. На биокомбинате задолго до подачи заявки на выдачу спорного патента велась деятельность по разработке вакцин от ящура. Работодатель выступил источником оборудования и средств, использованных для создания изобретения. Он контролировал работу, в рамках которой был создан патентоспособный объект, целью создания такого объекта.

Как работодателю избежать проблем

В создании патентоохраняемого объекта участвовал генеральный директор компании: будет ли такой объект служебным?

В трудовых договорах с генеральными директорами, как привило, прописаны лишь их административно-управленческие полномочия. В таком случае, суд не сможет сделать вывод, что изобретения были выполнены в связи с трудовой функцией.

Между тем, более правильным представляется другой подход. Директор сам является представителем работодателя, уполномоченным давать задания на разработку новых технических решений. В таком случае можно сделать допущение, что он действовал в соответствии с заданием. Созданное им решение (в соавторстве с работниками) является служебным. Важно, при этом, чтобы директор внес именно творческий интеллектуальный вклад в создание объекта. Если им просто осуществлялась организационная деятельность, то он не может быть признан соавтором.

Можно ли признать служебным объект, созданный участниками (учредителями) компании?

В отношении рассматриваемых лиц, в отличие от работников, на нормативном уровне не установлены основания и условия для перехода от них права на получение патента и исключительного права к чужому работодателю. Так в одном из своих решений Суд по интеллектуальным правам суд не признал спорную полезную модель служебной. При этом, он отметил следующее.

Определяющим обстоятельством для признания патентоохраняемого объекта служебными является факт их создания в рамках трудовых обязанностей. Тот факт, что автор является участником (учредителем) этой организации, без доказательств наличия с нею трудовых отношений, не свидетельствует о выполнении служебного задания.

Подобный подход представляется спорным. Представим себе небольшой стартап. В нем основную работу (например, по созданию программного обеспечения) могут осуществлять учредители, а не нанятые работники. Очевидно, что подобная деятельность осуществляется ими не в рамках корпоративных отношений с организацией. В таком случае можно говорить о фактическом допуске к работе.

Будет ли патентоохраняемый объект признан служебным, если он был создан не только работниками организации, но и третьим лицом, не состоявшим в трудовых отношениях с организацией?

Судом по интеллектуальным правам в 2014 году был рассмотрен достаточно интересный прецедент. С. был предъявлен иск к Компании о признании недействительным патента на полезную модель в части указания патентообладателем компании-работодателя. Являясь наследницей одного из пяти соавторов соответствующего патентоохраняемого объекта, истица требовала указать ее в качестве патентообладателя наряду с ответчиком.

Судом первой инстанции было установлено, что наследодатель Т. на момент подачи заявки на спорную полезную модель являлся работником другого юридического лица – опытно-конструкторского бюро. Основываясь на данном факте, суд удовлетворил требования истицы. На Роспатент была возложена обязанность выдать новый патент с указанием в качестве правообладателей С., как наследницы одного из соавторов, и компании-работодателя остальных соавторов. Суд кассационной инстанции согласился с приведенным решением.

Пленум ВС РФ в постановлении № 10 разъяснил, что в случае если конкретные изобретение, полезная модель, промышленный образец созданы работником в связи с выполнением его трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в соавторстве с иным физическим лицом (статья 1348 ГК РФ), по правилам статьи 1370 ГК РФ определяются лишь взаимоотношения работника и его работодателя (п.130).

Подобное разрешение вопроса также представляется спорным:

Во-первых, творческий вклад такого автора по сравнению с работниками организации может быть крайне незначительным.
Во-вторых, подобное положение соавтора, не состоящего в трудовых отношениях, обозначает его преимущество перед иными авторами, что является недопустимым с точки зрения института соавторства, основанного на принципе равноправия авторов.
В-третьих, утверждение в практике подобного подхода способно привести к многочисленным злоупотреблениям со стороны работников. Например, работники могут привлекать к созданию патентоохраняемого объекта лиц, находящихся с ними в близких отношениях (родственников, друзей).

Чтобы обеспечить интересы всех участвующих в разработке лиц и не допустить при этом злоупотреблений правами, целесообразно приравнивать статус иного лица, привлекаемого работниками к созданию объекта, к статусу работника. По сути, его деятельность также базируется на ресурсах, опыте компании-работодателя, он способствует реализации хотя и чужой, но трудовой функции. Лишаясь подобно работникам исключительного права на патентоохраняемый результат, такой субъект должен получить право на вознаграждение.

Читайте также: