Какая компенсация полагается ему за засекречивание его изобретения

Обновлено: 16.05.2024

Защитить свое изобретение нужно путем получения патента. Если вы что-то изобрели, то необходимо как можно быстрее подать патентную заявку. В противном случае существует опасность, что ваше изобретение могут украсть и зарегистрировать на себя. Получение патента – процедура длительная, но здесь очень важен момент подачи заявки. При наличии аналогичных заявок патент выдается тому, кто подал ее раньше.

Виды патентов

Законодательство предусматривает три вида патентов:

Патент на изобретение. Выдается на технически сложные устройства, вещества, способы. Срок действия патента – 20 лет с даты подачи заявки.
Патент на полезную модель. Выдается на несложные устройства. Срок действия патента – 10 лет с даты подачи заявки.
Патент на промышленный образец. По нему охраняется дизайн изделия. Срок действия патента – 5 лет с даты подачи заявки. Срок может быть продлен на 5 лет по ходатайству патентообладателя, но не более чем на 25 лет.

Допускается получение нескольких патентов на одно устройство. Например, само устройство патентуют как изобретение, а на отдельные узлы получают патенты на полезную модель.

Процесс получения патента

Процесс получения патента состоит из 4 этапов:

Составление заявки на получение патента и подача заявки в патентное ведомство.
Проведение формальной экспертизы.
Проведение экспертизы заявки по существу.
Выдача патента.

Патентная заявка

В патентной заявке вы описываете суть своего изобретения и указываете, чем оно отличается от других. После получения заявки Роспатент проводит экспертизу и выдает или отказывает в выдаче патента.

В заявке должны излагаться не просто идеи, а конкретные технические решения, способные воплотиться в реальные объекты, например, технические устройства, химические соединения, способы (обработки, лечения, воздействия и т.п.), при помощи которых достигаются конкретные результаты.

Заявка состоит из четырех основных документов: заявления, описания, формулы и реферата. В заявлении указывают название изобретения, данные автора, правообладателя и состав самой заявки. В описании полностью раскрывается суть устройства, результат его применения и отличия от аналогов. В формуле указываются отличительные признаки устройства — именно формула определяет, что будет защищать патент. Реферат — это краткая выжимка из описания. К заявке могут прикладываться чертежи. При этом не требуется изготавливать и представлять образцы вашего изобретения.

Проведение экспертизы

Чтобы принять решение о выдаче или об отказе в выдаче патента, Роспатент проверяет вашу заявку на соответствие критериям патентоспособности, к которым относятся:

для изобретения: новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость;
для полезной модели: новизна и промышленная применимость;
для промышленного образца: новизна и оригинальность.

Новизна означает, что описания, аналогичного вашему изобретению, или изображению (для промышленного образца) нет нигде в мире в открытых источниках.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Промышленная применимость означает, что изделие можно использовать для достижения какого-то объективного технического результата.

Оригинальность похожа на новизну, но в данном случае сравнение идет не только с аналогичными экземплярами, но и похожими, что расширяет границы для сравнения.

Хотите успешно отстоять свои права в суде?

Воспользуйтесь бесплатной помощью опытного юриста по ссылке ниже. Консультация возможна онлайн или в нашем московском офисе.

Что дает патент?

Прежде всего, он предоставляет вам монопольное право на изобретение и реализацию вашего изобретения в пределах страны. Это означает, что никто не вправе использовать ваше изобретение и продавать его.

Более того, вы вправе распоряжаться патентом по своему усмотрению. Так, например, вы можете продать патент, т.е. передать покупателю свое исключительное право на патент (право на использование изобретения). Другим способом использования патента является передача вашего права на основании лицензионного договора во временное пользование другому лицу за плату. Все сделки с патентами подлежат обязательной регистрации в Роспатенте.

Вместе с тем, владение патентом не означает автоматического избавления вас от всех возможных проблем с вашим изобретением. Споры, связанные с нарушением исключительных прав патентообладателя, как показывает судебная практика, широко распространены.

Какие требования вправе предъявить правообладатель в случае незаконного использования его изобретения?

Прежде всего, это пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушению, т.е. установление запрета на незаконное использование изобретения. Помимо этого правообладатель вправе требовать возмещения убытков, изъятия и уничтожения за счет нарушителя контрафактной продукции.

Вместе с тем, на практике у правообладателя при возникновении подобных споров возникает немало проблем. Рассмотрим некоторые из них.

1 проблема. Отсутствие доказательств использования изобретения

Ст.1359 ГК РФ перечисляет действия, осуществление которых не нарушает исключительных прав правообладателя. К таковым, в частности, относятся проведение научных исследований с вашим изобретением. Так, например, судами не были признаны использованием в контексте п.2 ст.1358 ГК РФ действия ответчика, использовавшего изобретение (запатентованную лекарственную субстанцию) для проведения своих научных исследований и в последующем зарегистрировавшего (получившего свой патент) на основе данного изобретения лекарственную форму и предельную отпускную цену лекарственного препарата.

Суд при этом исходил из того, что перечисленные действия ответчика не свидетельствуют как об использовании (фактическом введении в оборот) на территории России запатентованной ответчиком лекарственной формы, так и об угрозе такого использования. А установление абстрактных запретов о неиспользовании ответчиком в будущем запатентованной лекарственной формы не может быть установлено в соответствии с законом. (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2018 N С01-651/2018 по делу N А40-170151/2017).

2 проблема. Не доказано использование каждого признака формулы изобретения

Согласно п.2 ст.1354 ГК РФ охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели.

В силу п.3 ст.1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 26 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, для установления факта использования изобретения необходимо установить использование каждого, а не отдельного признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения.

Проект наших партнеров Андрея Шевченко и Михаила Кучин, где они разбирают самые резонансные события в стране и их последствия для всех нас.

Все о новых законах и громких делах в России и в мире максимально доступно и без занудства.

3 проблема. Зависимые изобретения

При создании новых изобретений нередко используются уже известные решения, являющиеся самостоятельными объектами охраны исключительных прав, которые совершенствуются или применяются в качестве составных частей в целях решения новых задач. Такие новые изобретения признаются зависимыми. В соответствии с п.1 ст.1358.1 ГК РФ зависимыми признаются изобретения, полезные модели и промышленные образцы, использование которых в продукте или способе невозможно без использования других изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, охраняемых патентами и имеющих более ранний приоритет.

По общему правилу зависимые объекты не могут быть использованы без разрешения обладателя патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, по отношению к которым они являются зависимыми (п.2 ст.1358.1 ГК РФ), но и обладатель патента на первоначальное изобретение не вправе использовать зависимое изобретение без согласия его правообладателя. Тем самым последний может создать препятствия для совершенствования изначального изобретения первому патентообладателю. При этом, несмотря на зависимость осуществления исключительного права, владелец такого патента вправе свободно им распоряжаться, например, отчуждать, передавать права во временное пользование по лицензионному договору.

Вместе с тем, в патентном праве для установления справедливого баланса между интересами разных лиц используется институт принудительного лицензирования (ст.1362 ГК РФ), который позволяет заинтересованному лицу при наличии предусмотренных законом условий приобрести право использования объекта патентных прав на основании решения суда. Иными словами, правообладатель, зарегистрировавший зависимое изобретение, в случае отказа владельца патента на основное изобретение заключить с ним лицензионный договор, вправе обратиться в суд с иском к обладателю первого патента о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения или полезной модели обладателя первого патента. Если этот патентообладатель, имеющий исключительное право на такое зависимое изобретение, докажет, что оно представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патента, суд принимает решение о предоставлении ему принудительной простой (неисключительной) лицензии. Такие случаи достаточно распространены на практике (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2019 N С01-906/2019 по делу N А40-166505/2017).

Приведенные примеры из судебной практики наглядно показывают сложности, возникающие при защите изобретений. Порой проще бывает создать изобретение, чем в последующем отстоять на него свои права. Поэтому вопросы защиты изобретений требуют очень серьезного отношения.

В прошлой статье о служебных патентоохраняемых объектах, вышедшей в IP Дайджесте №1 мы разбирали вопросы признания патентоохраняемых объектов служебными и варианты оформления трудовых отношений, которые позволяют работодателю избежать проблем.

Продолжим тему создания патентоохраняемых объектов сотрудниками организаций, а именно – вознаграждения за эту деятельность.

Для стимулирования работников к созданию инновационных разработок важным является разработать в компании прозрачную и справедливую систему расчета авторского вознаграждения в компании. Нормативное регулирование не до конца справилось с этой задачей.

Согласно абзацу 3 п. 4 ст. 1370 ГК РФ, работник – автор служебного патентоохраняемого объекта – имеет право на вознаграждение в случаях, когда работодатель:

получил патент на служебный патентоохраняемый объект;
принял решение о сохранении информации о таких объектах в тайне и сообщит об этом работнику;
передал право на получение патента другому лицу;
получил патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам.

Размер вознаграждения должен определяться соглашением работника и работодателя. Если сторонам не удалось договориться, вознаграждение будет рассчитываться судом на основании утвержденных Правительством РФ Правил.

Предусмотрены четыре основания выплаты авторского вознаграждения:

создание патентоохраняемого объекта (единовременная выплата в процентах от заработной платы);

предоставление работодателем права использования служебного патентоохраняемого объекта лицензии иному субъекту (10 % процентов суммы обусловленного лицензионного договором вознаграждения);

передача работодателем права на получение патента или отчуждение исключительного права на патентоохраняемый по договору иному лицу (15 % предусмотренного договором вознаграждения);

использование самим работодателем патентоохраняемого объекта (единовременная выплата в размере 3 средних заработных плат).

Если второй и третий механизмы определения авторского вознаграждения представляются целесообразными, то последний вызывает сомнения. При расчете вознаграждения, исходя из величины заработной платы, получается, что большее вознаграждение получит не тот работник, который создал коммерчески привлекательный патентоохраняемый объект, принесший вследствие его внедрения работодателю существенную прибыль, а тот, который получает больше согласно штатному расписанию.

Возникающие в связи с созданием патентоохраняемого объекта права и обязанности сторон обладают гражданско-правовым характером. Право на вознаграждение, таким образом, не должно привязываться к зарплате. Должно действовать правило о выплате вознаграждения в процентном отношении к прибыли, полученной от использования соответствующего объекта.

В данном аспекте необходимо поддержать инициативы Роспатента. В декабре 2019 года глава Роспатента Г.П. Ивлиев сообщил, что его ведомство приступило к разработке проекта закона о служебных изобретениях. В данном акте предполагается, в том числе, предусмотреть, что вознаграждение за использование служебного патентоохраняемого объекта должно выплачиваться в виде доли от прибыли, полученной правообладателем при использовании служебного патентоохраняемого объекта. Как подчеркнул Г.П. Ивлиев, законопроект не только гарантирует автору справедливое вознаграждение, но и обеспечит более креативный, практический подход к исследованиям и разработкам. В поддержку данного законопроекта высказались представители Торгово-промышленной палаты.

Авторское вознаграждение за использование возникает только при наличии факта использования работодателем патентоохраняемого объекта. В то время, как для вознаграждения за создание патентоохраняемого объекта использования не требуется.

Показательным в рассматриваемом аспекте является Определение ВС РФ по делу №46-В11-8 от 17.05.2011.

В этой статье рассказываем про страховые взносы на авторские вознаграждения за изобретение, полезную модель, промышленный образец по различным договорам на основе разъяснений ФНС и Минфина России 2021 года. В том числе при их создании в рамках трудовых отношений как служебные изобретения и прочее.

Варианты договоров

На основании п. 1 ст. 420 НК РФ, объект обложения страховыми взносами для организаций — это выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному соцстрахованию в соответствии с федеральными законами (кроме вознаграждений ИП и специалистам частной практики, не делающих выплат физлицам — подп. 2 п. 1 ст. 419 НК РФ):

в рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым договорам (ГПХ), предмет которых — выполнение работ, оказание услуг;
по договорам авторского заказа в пользу авторов произведений;
по договорам об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, указанные в подп. 1-12 п. 1 ст. 1225 ГК РФ, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования таких результатов интеллектуальной деятельности.

Нужно знать, что изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются результатами интеллектуальной деятельности: они указаны в подп. 7, 8 и 9 п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса.

Договоры об отчуждении исключительного права

Вознаграждение физлицу по договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец п. 1 ст. 420 НК РФ признает объектом обложения страховыми взносами.

При этом, согласно п. 1 ст. 1365 ГК РФ, по указанному договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (договор об отчуждении патента) одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне — приобретателю исключительного права (приобретателю патента).

Договоры об отчуждении права на патент

Другой возможный вариант — выплата вознаграждения по договорам об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец.

По закону право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец первоначально принадлежит их автору (п. 1 ст. 1357 ГК РФ).

При этом такое право может быть передано другому лицу по договору об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (п. 2, 3 ст. 1357 ГК РФ).

По закону, получившему патент — патентообладателю — будет принадлежать исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. И он сможет распоряжаться этим исключительным правом. В том числе — передать его по договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец и получить вознаграждение, которое облагается страховыми взносами (п. 1 ст. 1358 ГК РФ).

В итоге, вознаграждение, выплачиваемое организацией автору изобретения, полезной модели или промышленного образца по договору об отчуждении права на получение патента на них не подлежит обложению страховыми взносами. Дело в том, что такой договор не назван в п. 1 ст. 420 НК РФ.

К такому выводу пришёл Минфин России в письме от 08.10.2021 № 03-15-07/82014, которое приведено в письме ФНС России от 12.10.2021 № БС-4-11/14457.

Гонорар работникам-авторам

Третья ситуация — выплата вознаграждения работникам, которые одновременно стали авторами служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца.

Служебные изобретение/полезная модель/промышленный образец — это созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. Исключительное право на них и право на получение патента принадлежат работодателю (п. 1 и 3 ст. 1370 ГК РФ).

При этом работник имеет право на вознаграждение, если работодатель одним из следующих способов (п. 4 ст. 1370 ГК РФ):

получит патент на служебное изобретение/полезную модель/промышленный образец;
примет решение оставить в тайне информацию о таких изобретении, полезной модели или промышленном образце и сообщит об этом работнику;
передаст право на получение патента другому лицу;
не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам.

Размер такого вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяет договор между ним и работником.

В указанных выше письмах чиновники пришли к выводу, что вознаграждения сотрудникам как авторам служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов облагаются страховыми взносами в общем порядке на основании п. 1 ст. 420 НК РФ как выплачиваемые в рамках трудовых отношений.

Причём способ оформления такого вознаграждения в упомянутом договоре не влияет на его облагаемость взносами. Например, это может быть отдельное дополнительное соглашение к трудовому договору.

Также по мнению ФНС и Минфина создание служебного изобретения/полезной модели/промышленного образца не может быть обязанностью работника в рамках трудовых отношений, регулируемых ТК РФ.

АКЦИЯ ПРОДЛЕНА

Стремление достичь баланса прав и обязанностей изобретателя, работающего по найму, и его работодателя в отношении созданного в рамках такого сотрудничества изобретения почти столь же старо, как само патентное право. Считается, что одним из камней преткновения в сотрудничестве двух гениальных изобретателей – Эдисона и Теслы – стал вопрос о принадлежности прав на результаты творчества последнего. Эдисон считал, что если Тесла работает в его компании, то и права на все созданные им технические решения должны принадлежать компании. Современная правовая доктрина пошла по пути максимально возможного регламентирования прав и обязанностей сторон в отношениях, касающихся создания и использования служебных изобретений, тем не менее оставляя в духе общей диспозитивности гражданского права некоторые существенные вопросы на соглашение сторон.

Вместе с тем механизм взаимодействия автора и работодателя в данной сфере эффективно работает только в случае, когда стороны тщательно выполняют свои обязанности, установленные законом (либо активно пользуются предоставленными им правами), и не пускают все на самотек.

Отсутствие должного внимания к указанным вопросам может привести к серьезным последствиям для интеллектуальных активов компании, включая утрату права на получение патента, оспаривание действующих патентов, прекращение правовой охраны ноу-хау, требования работников по выплате вознаграждений за служебные изобретения и т.п. Часто объектами притязаний изобретателей становятся не только российские компании, но и представительства иностранных фирм, а также российские дочерние общества, которые выступают в качестве работодателя для изобретателей и инженеров.

Обратившись к современному российскому опыту регулирования института служебных изобретений, мы обнаружим объемный пласт правовых норм и судебной практики, которые охватывают как общие вопросы возникновения и принадлежности исключительных прав на служебные результаты интеллектуальной деятельности, так и специальные вопросы, касающиеся порядка возникновения и оформления таких прав, выплаты вознаграждения за служебные изобретения, которым законодатель отводит не меньшую роль.

Рассмотрим ключевые положения, которые помогут грамотно квалифицировать спорные ситуации, возникающие на практике.

Что делает изобретение служебным?

находится ли автор в трудовых отношениях со своим нанимателем;
круг должностных обязанностей изобретателя;
входит ли изобретение в объем должностных обязанностей изобретателя.

Применяя на практике первый критерий, необходимо помнить, что отсутствие трудового договора вовсе не означает, что отношения между авторомизобретателем и его нанимателем следует автоматически не признавать трудовыми. Напротив, поскольку трудовое законодательство как самостоятельная отрасль права появилось в связи с необходимостью защиты прав наемных рабочих, оно исторически предусматривает ряд гарантий в области трудовых отношений.

Одной из таких гарантий является квалификация отношений между компанией и работником в зависимости от их характера, а не от названия договора между ними либо его отсутствия 1 . В частности, если в отношениях между автором-изобретателем и компанией присутствуют такие признаки как установленный внутренний трудовой распорядок (рабочие часы, время отдыха, выходные дни, отпуск), рабочее место, оборудование и материалы (то есть орудия и средства производства), предоставляемые нанимателем, перечень выполняемых должностных обязанностей, выплата заработной платы, а также личное выполнение изобретателем своих трудовых обязанностей и подчинение распоряжениям работодателя – такие отношения следует признавать трудовыми даже в случаях, когда трудовой договор отсутствует, либо в существующем договоре указано, что он является гражданско-правовым. Таким образом, для квалификации отношений между изобретателем и компанией необходимо руководствоваться не только договором между ними, но и проанализировать фактические отношения на их соответствие указанным выше признакам.

Должностные обязанности изобретателя должны устанавливаться в трудовом договоре, должностной инструкции, а также могут быть зафиксированы в отдельных заданиях и поручениях работодателя. Если таких документов нет, для установления указанных обстоятельств можно использовать результаты регулярно выполняемых работ за прошлое время, свидетельские показания других сотрудников компании.

При этом позиция, согласно которой изобретение не следует считать служебным, поскольку оно не было прямо поименовано в трудовом договоре/должностной инструкции либо задании работодателя, является ошибочной и не признается судами. Напротив, при определении характера результата интеллектуальной деятельности суды исходят из того, что обязанности изобретателя могут быть сформулированы в достаточно общем виде, а также указывают, что сферу деятельности и специализацию компании и ее отдельных подразделений также следует принимать во внимание 2 . Если изобретение относится к сфере деятельности компании, в которой работает изобретатель, оно с высокой долей вероятности будет признано служебным.

Формальности, но какие важные!

Многие работодатели ошибочно полагают, что заключение трудового договора и выплата заработной платы гарантирует переход к ним прав на служебные изобретения. Вместе с тем закон предусматривает ряд важных формальностей, несоблюдение которых может привести к утрате прав на служебные изобретения. В частности, к таким важным нормам следует отнести: обязанность работника письменно уведомить работодателя о создании служебного изобретения, а также правило о возврате прав на служебные изобретения к работнику, если работодатель в течение четырех месяцев не совершит определенные действия.

Часто неуведомление о создании результата интеллектуальной деятельности является следствием невнимательного отношения работника либо незнания обязанности уведомлять работодателя. Вместе с тем нередки случаи и умышленных действий, направленных на сокрытие служебных результатов интеллектуальной деятельности с целью дальнейшего присвоения прав.

Полезной рекомендацией в таком случае может быть определение перечня отдельных категорий работников и должностей, которые потенциально могут создать результаты интеллектуальной деятельности, информирование таких работников о необходимости уведомлять руководителя о своих изобретениях, проведение регулярного мониторинга результатов труда указанных работников и введение регулярной отчетности об их деятельности. В форму уведомления целесообразно включить сведения о составе авторов, их творческом вкладе, поскольку в будущем это позволит минимизировать споры об авторстве и распределении вознаграждения между авторами.

Например, недавно в арбитражном споре о выплате лицензионного вознаграждения 3 суд определил, что работодатель (лицензиат) добросовестно заблуждался относительно принадлежности прав на изобретение, поскольку в свое время не был надлежащим образом уведомлен своим работником о создании изобретения и, как следствие, не имел возможности принять решение относительно дальнейшей юридической судьбы изобретения.

Как известно, право на служебное изобретение возвращается к работнику, если в течение четырех месяцев со дня уведомления работником о создании служебного изобретения работодатель не подал заявку на выдачу патента, не передал право на его получение третьему лицу или не принял решение о сохранении информации об изобретении в тайне. В этой связи часто, чтобы избежать возврата прав к работнику, многие работодатели предпочитают засекречивать результаты работы. После этого в более комфортные для себя сроки они могут принять решение о патентовании либо ином использовании служебного изобретения. Можно предположить, что возложение на работодателя обязанности принять юридически значимое решение относительно служебного изобретения обусловлено стремлением законодателя предоставить как можно больше возможностей для коммерциализации служебных изобретений не только работодателем, но и автором-изобретателем.

Из рекомендаций представляется важным под роспись уведомлять работника о решении, которое принял работодатель в отношении служебного изобретения. После истечения четырех месяцев неуведомленный изобретатель может предположить, что у работодателя нет коммерческого интереса к его изобретению, и самостоятельно подать заявку либо уступить свое право другому лицу. К сожалению, последствия таких действий становятся известными достаточно поздно (когда патент получен на имя работника или получена претензия от третьего лица, которому работник уступил свое право). В то же время простое письменное уведомление работника о принятом решении может исключить указанные риски.

Хочется поделиться своим открытием с миром!

Исходя из лучших побуждений, изобретатели часто спешат поделиться своими достижениями, опубликовать статью, выступить на конференции, рассказать о новом решении коллегам и друзьям. Вместе с тем, как мы знаем, ценность изобретения определяется его новизной и неизвестностью третьим лицам. В случае раскрытия результата интеллектуальной деятельности работодатель рискует потерять возможность защитить его в качестве изобретения или ноу-хау, поскольку изобретение, помимо прочих условий патентоспособности, должно быть новым.

Сколько и когда платить?

С социально-экономической точки зрения, основания и размеры выплаты авторских вознаграждений за служебные изобретения должны обеспечивать баланс интересов изобретателей и бизнеса. Представляется, что в итоге наемный изобретатель должен видеть безусловную перспективу и преимущества в создании нового решения. Если компании удается установить такой баланс, то число юридических споров по выплатам и принадлежности прав сводится к минимуму, а уровень социально-экономического благополучия и стабильности возрастает.

В указанных отношениях государство выполняет роль регулятора и в зависимости от экономической модели либо устанавливает минимальный уровень гарантий, либо достаточно точно обозначает ставки вознаграждения, которые следует применять.

В современный период выплаты авторского вознаграждения регулируются на основе принципа свободы договора, который превалирует над законом и позволяет сторонам самостоятельно договориться о размере вознаграждения за служебное изобретение. Если же компромисс не найден, спор подлежит рассмотрению в суде. Вместе с тем, несмотря на договорное регулирование отношений по выплате вознаграждений за служебные изобретения, необходимо помнить следующее:

1. Законом недвусмысленно установлены четыре основания для возникновения у работника-изобретателя права на вознаграждение: получение работодателем патента; передача работодателем права на получение патента третьему лицу; принятие работодателем решения о сохранение изобретения в тайне; неполучение патента по зависящим от работодателя причинам.

2. Достигнутый размер вознаграждения должен быть разумным и обоснованным для обеих сторон. Суд вправе пересмотреть размер вознаграждения, если будет установлено, что работодатель злоупотребил правом, нарушил принцип добропорядочности и умышленно ввел работника в заблуждение относительно размера вознаграждения. При этом суд вправе исследовать реальную коммерческую ценность и оборотоспособность изобретения, а также рассмотреть ставки, рекомендованные Правительством Российской Федерации, а также ставки, обычно применяемые в определенной сфере производства.

3. Правительством Российской Федерации установлены ставки вознаграждения за служебные изобретения 4 , которые могут применяться судом при недостижении сторонами согласия относительно размера и базы для калькуляции вознаграждения за служебные изобретения. В этой связи компаниям можно рекомендовать рассматривать указанные ставки в качестве минимальных, что в случае потенциального спора значительно снизит риски пересмотра размера вознаграждения судом.

Определяя риски, связанные с выплатой авторского вознаграж дения за служебные изобретения, полагаем важным дополнительно остановиться на следующих вопросах.

Можно ли включать такие выплаты в заработную плату?

Согласно трудовому законодательству заработная плата – это регулярно выплачиваемое вознаграждение за труд работника в зависимости от качества, количества, сложности и условий выполняемой работы, а также компенсационные надбавки и стимулирующие выплаты. Другим словами, заработная плата должна выплачиваться за выполнение работы согласно должностным обязанностям и независимо от того, создал ли работник охраноспособное изобретение. В этой связи заработная плата по своей правовой природе не может замещать вознаграждение за служебное изобретение.

Кто должен выплачивать вознаграждение в случае уступки изобретения?

Закон и судебная практика 5 дают четкий ответ на данный вопрос: вознаграждение должен выплачивать работодатель. Причины такого законоположения понятны и направлены на защиту прав изобретателя, который за выплатой вознаграждения вправе обратиться к своему работодателю независимо от того, кому принадлежит изобретение и кем оно используется по лицензии либо другому договору на момент выплаты. Единственным исключением является случай универсального правопреемства, когда все права и обязанности компании-работодателя переходят к другому лицу.

Прекращается ли обязанность по выплате в случае досрочного прекращения действия патента на служебное изобретение?

Как известно, предусмотрены различные основания досрочного прекращения действия патента, например, неуплата пошлин за поддержание патента в силе либо заявление патентообладателя о досрочном прекращении правовой охраны.

Согласно разъяснениям Конституционного суда 6 и Верховного суда Российской Федерации 7 по общему правилу при досрочном прекращении действия патента в связи с неуплатой пошлин обязанность по выплате авторского вознаграждения за служебное изобретение прекращается, поскольку изобретение переходит в общественное достояние.

Вместе с тем практике известны случаи, когда суд обязывал работодателя выплатить такое вознаграждение, поскольку установил, что изобретение продолжает активно использоваться работодателем и приносит ему хороший доход, а действия по досрочному прекращению правовой охраны изобретения были направлены на уклонение от уплаты вознаграждения автору-изобретателю. Однако представляется, что такой подход является скорее исключением, обоснованным конкретными обстоятельствами дела, в которых суд мог установить недобросовестность патентообладателя.

Служебные изобретения в конкурентной борьбе

Риски и преимущества, связанные со служебными изобретениями, разнообразны и чрезвычайно важны. Например, обстоятельства приобретения прав на служебные изобретения могут существенно повлиять на сделку по приобретению интеллектуальных активов.

В этой связи одним из ключевых вопросов, который исследуется консультантами при проведении правового аудита интеллектуальных активов, являются все обстоятельства, связанные с созданием изобретения, составом авторов, служебным характером такого изобретения, передачей прав работодателю. Ошибка либо умышленные действия могут привести к аннулированию и потере патентных прав, что, в свою очередь, сделает невозможным либо существенно затруднит коммерциализацию технологии, повлечет убытки и иски контрагентов, которые уже получили соответствующие гарантии и заверения относительно принадлежности исключительных прав.

Юридические недостатки в правах на служебные изобретения также могут кардинально повлиять на возможность защиты исключительных прав. Нередки ситуации, когда исключительные права на служебные изобретения используются как рычаг давления на оппонента в трудовом или корпоративном споре. Это становится возможным при отсутствии необходимого набора документов, оформляющих распределение прав между автором и работодателем, и, как следствие, неопределенности принадлежности таких прав.

Например, не так давно судебный спор о выплате многомиллионной задолженности по лицензионному договору за использование изобретения, который в первом приближении казался крайне успешным для лицензиара (истца), завершился потерей прав на изобретение и отказом в исковых требованиях. Такой резкий поворот событий стал возможен в связи с тем, что в свое время лицензиар должным образом не проверил юридическую чистоту прав на служебное изобретение, что стало основанием для иска. В результате активных контрдействий ответчика в суде было установлено, что для истца изобретение не является служебным, и, следовательно, он не может быть надлежащим правообладателем и предъявлять какие-либо требования на основе указанного изобретения, в том числе требование о выплате лицензионного вознаграждения. Более того, по результатам указанного судебного спора взамен аннулированных патентов истца были выданы новые патенты. В некоторых из них ответчик был указан в качестве сопатентообладателя, а в других – в качестве единственного патентообладателя.