Как поддержать патент в силе

Обновлено: 02.07.2024

1. Действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание патента в силе не была уплачена в установленный срок, может быть восстановлено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству лица, которому принадлежал патент, или правопреемника этого лица. Ходатайство о восстановлении действия патента может быть подано в указанный федеральный орган исполнительной власти в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины, но до истечения предусмотренного настоящим Кодексом срока действия патента.

2. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения о восстановлении действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

3. Лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования).

4. Право послепользования может быть передано другому лицу только вместе с предприятием, на котором имело место использование изобретения либо решения, отличающегося от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), полезной модели или промышленного образца либо были сделаны необходимые к этому приготовления.

Судебная практика и законодательство — ГК РФ часть 4. Статья 1400. Восстановление действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Право послепользования

В кассационной жалобе общество "ДВИН" указывает на неверное толкование судами пункта 3 статьи 1400 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации.

На основании пункта 3 статьи 1400 Гражданского кодекса Российской Федерации ответчик был вправе начать использование патента в период прекращения его правовой охраны (право послепользования).

Однако, признав факт реализации ответчиком полотенцесушителей в период приостановления действия патента, но не их серийного производства, а также отсутствие доказательств, подтверждающих наличие у общества "ДВИН" производственных, финансовых, трудовых, организационных, технических и иных ресурсов, необходимых для производства продукции в спорный период, суд пришел к выводу об отсутствии у ответчика права послепользования и, руководствуясь пунктом 1 статьи 1365, пунктом 2 статьи 1358 и пунктом 3 статьи 1400 Гражданского кодекса Российской Федерации, удовлетворил исковые требования, запретив ответчику совершать действия, нарушающие исключительное право истца по патенту RU 62501 в отношении полотенцесушителя модели F.

Отменяя принятые по делу судебные акты и направляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, руководствуясь положениями части 2 статьи 65, статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, абзаца 12 статьи 16 Федерального закона N 73-ФЗ от 31.05.2001 "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", разъяснениями, изложенными в пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 N 23 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе", положениями пункта 1 статьи 1361, пункта 3 статьи 1400 Гражданского кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам указал, что право послепользования, так же как и право преждепользования может быть установлено только в отношении тождественного охраняемому изобретению технического решения, начало использования которого приходится на период, в который действие патента было временно прекращено, в связи с чем при наличии выводов судов о том, что ответчиком не используется изобретение истца, то есть используемые технические решения не тождественны, нормы о преждепользовании и послепользовании не подлежали применению, а выводы судов об обратном являются противоречивыми и необоснованными.

Так, согласно статье 1399 ГК Российской Федерации действие патента на изобретение прекращается досрочно на основании заявления патентообладателя, поданного в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (со дня поступления заявления), а также в случае неуплаты в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение в силе (со дня истечения установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе). В последнем случае действие патента может быть восстановлено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству лица, которому принадлежал патент, в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины, но до истечения предусмотренного названным кодексом срока действия патента (статья 1400 ГК Российской Федерации).

11. В соответствии со статьей 1400 ГК России действие патента, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание в силе патента не была уплачена в установленный срок, может быть восстановлено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству лица, которому принадлежал патент. Такое ходатайство может быть подано в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины, но до истечения установленного ГК России срока действия патента.

- ходатайства о восстановлении действия патента на изобретение (согласно пункту 1 статьи 1400 Кодекса);

- ходатайства о восстановлении действия патента на промышленный образец (согласно пункту 1 статьи 1400 Кодекса);

Эффективной мерой защиты является получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Наличие патента позволяет не только беспрепятственно использовать результат интеллектуальной деятельности, но и запрещать его использование третьим лицам.

Так в соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ «Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Однако, технологический процесс не стоит на месте, разрабатываются новые передовые технологии, улучшаются и совершенствуются устаревшие устройства. Безусловно, это не может не радовать изобретателей и производителей. Вот только далеко не каждая технология и устройство патентуется. Это происходит в силу различных обстоятельств, либо получить патент невозможно, либо на это просто не хватает ресурсов.

Также существует иная категория производителей, как правило это молодые предприниматели или исключительно производственные компании, не имеющие возможности или желания что-то модернизировать за счет собственных усовершенствований. На таких производствах используются технические решения, которые уже стали общедоступными и их использование не нарушит ничьих прав.

Общедоступными результаты интеллектуальной деятельности могут стать тогда, когда срок действия патента истечет, а также использование запатентованных решений допускается в случае досрочного прекращения действия патента. Такие технические решения могут быть признаны использованными правомерно.

Если будет установлено, что результат интеллектуальной деятельности используется правомерно, то к производителю не могут быть предъявлены требования о запрете такого использования и о взыскании компенсации.

К правомерному использованию результата интеллектуальной деятельности может быть отнесен (ка то регламентировано пунктом 1 статьи 1359 ГК РФ) ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя либо без его разрешения, но при условии, что такое введение в гражданский оборот было осуществлено правомерно в случаях, установленных законом.

Даже в случае правомерного использования существуют риски предъявления со стороны патентообладателя претензий, такие риски необходимо учитывать и предполагать последствия признания использования незаконным.

Законодательством допускается использования результата интеллектуальной деятельности, патент на который досрочно прекращен. Как следует из статьи 1363 ГК РФ, действие исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента, может быть прекращено досрочно по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 1399 ГК РФ.

Однако, в случае своевременной оплаты пошлины за поддержание патента в силе и за восстановление пропущенного срока действие патента может быть восстановлено федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству лица, которому принадлежал патент, или правопреемника этого лица. Ходатайство о восстановлении действия патента может быть подано в указанный федеральный орган исполнительной власти в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины.

В случае восстановления действия патента, правовая охрана будет считаться действующей и у патентообладателя будет сохранено исключительное право использовать результат интеллектуальной деятельности любым не противоречащим закону способом. Также патентообладатель сохраняет за собой права распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец и запрещать его использование третьим лицам.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1400 ГК РФ «Лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (право послепользования).

Зачастую мы видим развитие следующей ситуации.

Патентообладатель, не заинтересованный в использовании и поддержании в силе патента, не оплачивает патентую пошлину. Как следствие действие патента прекращается досрочно.

Лицо, заинтересованное в использовании результата интеллектуальной деятельности, понимая, что патент не действует, налаживает производство, развивает продажи и приумножает прибыль.

Безусловно, патентообладатель, осуществляющий деятельность на одном и том же рынке, видит развитие своего конкурента. Понимая, что используется патент, патентообладатель оплачивает пошлины и восстанавливает правовую охрану своего технического решения.

Далее шаги понятны – направление претензионного письма, обращение в суд с требованием о запрете использования запатентованного изобретения, полезной модели, промышленного образца.

Руководствуясь положениями пункта 3 статьи 1400 ГК РФ, пользователь предъявляет встречный иск, в котором утверждает, что действия по использованию результата интеллектуальной деятельности не может быть признаны незаконными, и требует сохранить за собой право на дальнейшее безвозмездное использование.

Уровень правовой защищенности изобретений очень широкий, поскольку патентоваться могут любые категории объектов, их конструкции, способы изготовления и использования.

Среди патентуемых изобретений условно выделяются основные группы объектов:

Способы

изготовления, сборки, управления, анализа, настройки и т.д.

Устройства

конструкции, комплексы, системы, оборудование, приборы и т.д.

Вещества

рецептуры, компоненты, составы, штаммы микроорганизмов

Стоимость патентования изобретения

Патентование изобретений

44 000 ₽

Международный патентный поиск

34 000 ₽

Срок исследования - 11 дней
Выявление аналогов
Уровень новизны

Этапы процедуры патентования изобретения

Новейшие технические разработки в любой области можно запатентовать как изобретение, что позволит обеспечить мощнейшую защиту инновациям и получить максимальную прибыль. Патент – это охранный документ государственного образца, который выдаёт Роспатент. В патентном документе указывается номер государственной регистрации и сведения о правообладателе (владельце) и авторах (создателях) изобретения.

Авторы получают известность как разработчики и создатели, и могут претендовать на законное вознаграждение за использование результатов своих трудов (по договору с владельцем патента).

Процедура патентования включает последовательность установленных в регламенте Роспатента обязательных этапов:

Направление в Роспатент документов на регистрацию изобретения, фиксирование даты приоритета заявки.

Формальная экспертиза поступивших документов – проверяется правильность оформления и наличие всех необходимых материалов, оплата пошлины.

За прохождение этапа делопроизводства заявитель должен уплатить следующие пошлинные сборы:
⦁ за регистрацию заявки и прохождение формальной экспертизы – не менее 3300 рублей.

Экспертиза по существу – устанавливается соответствие изобретения требованиям законодательства и условиям патентоспособности.

За прохождение этапа делопроизводства заявитель должен уплатить следующие пошлинные сборы:
⦁ за экспертизу по существу – возможны два варианта оплаты в зависимости от сроков получения экспертного заключения:
- не менее 12500 рублей, если решение будет выдано через 7 месяцев.
- не менее 4700 рублей, если решение будет выдано через 12 месяцев.

Выдача заявителю решения Роспатента – о выдаче патента либо отказ в регистрации изобретения.

При положительном решении экспертизы производится регистрация изобретения в Государственном реестре, публикация в официальном бюллетене и выдача патента владельцу.

За прохождение этапа делопроизводства заявитель должен уплатить следующие пошлинные сборы:
⦁ за регистрацию и выдачу патента – 4500 рублей

Патент на изобретение действует 20 лет при условии оплаты ежегодных пошлин за поддержание патента в силе. Роспатент предоставляет скидки по уплате пошлин более 60% применительно к льготным категориям заявителей, а также снижает размер оплаты при подаче документов в электронной форме.

Часто задаваемые вопросы

При отправлении документов на бумажных носителях по почте заявитель получает уведомление, в котором сообщается регистрационный номер заявки и дата поступления материалов, срок направления такого письма – две недели со дня поступления документов.

При передаче документов через приемное окно непосредственно в Роспатенте заявителю передается на руки уведомление с регистрационным номером заявки и датой приема документов.

При направлении документов в электронном виде через сайт ФИПС сведения о поступивших документах сразу отражаются в личном кабинете заявителя.

Получение патента — самая эффективная защита вашего труда, в то же время трудоемкий и затратный процесс. Перед тем, как инвестировать в патентование, необходимо удостовериться, что разработка соответствует всем требованиям и не нарушает прав третьих лиц. Патентный поиск позволяет выявит все препятствия и риски до подачи заявки и уплаты гос. пошлин.

Срок действия исключительного права на изобретение начинается со дня подачи заявки и составляет 20 (двадцать) лет. Основным требованием для действия патента является своевременные и правильно оплаченные каждый год пошлины за поддержание документа в силе.

При необходимости срочного получения патента Заявитель в праве ходатайствовать о проведение ускоренного рассмотрения заявки. В этом случае Заявителю необходимо уплатить услуги Роспатента за ускоренный поиск, который в дальнейшем заменяет экспертизу по существу.

При направлении в Роспатент ходатайства о проведении ускоренного поиска с его оплатой, решение о выдаче патента выносится через 2 месяца после подачи заявки.

Техническое решение, представляемое на регистрацию в качестве изобретения, должно обладать основными критериями охраноспособности:
⦁ новизна – отсутствие технического решения в существующем уровне техники
⦁ наличие изобретательского уровня, неочевидность для специалиста
⦁ возможность применения в экономике (полезность)
Определяющей проверкой изобретения является экспертиза по существу, во время которой оценивается соответствие разработки всем указанным выше условиям.

- продления сроков действия патентов на полезную модель и промышленный образец.

При поддержании патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт растения патентная пошлина за каждый последующий год действия патента может быть уплачена в течение текущего оплаченного года действия этого патента. При этом патентная пошлина за любой год действия патента может быть уплачена в течение шести месяцев со дня наступления очередного неоплаченного года действия патента, однако в этом случае ставка патентной пошлины увеличится на 50% (ч. 3 подп. 6.11, ч. 2 подп. 6. 20 п. 6 ст. 298 НК).

При этом плательщик патентной пошлины не может уплатить пошлину за поддержание патента за все последующие годы действия.

Нормы Перечня N 200 регулируют данное ограничение для физлиц. Так, согласно ему уплата патентной пошлины за поддержание патента в силе на изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт растения действует один год (подп. 19.2, 19.4, 19.6 и 19.10 п. 19 Перечня N 200).

Аналогичные нормы содержит Единый перечень N 156 для юрлиц и ИП. Так, согласно ему уплата патентной пошлины за поддержание патента в силе на изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт растения действует один год (подп. 22.9, 22.11, 22.13 и 22.17 п. 22 Единого перечня N 156).

Ситуация при продлении срока действия патента выглядит иначе.

Отметим, что продление срока действия патента на сорт растения белорусским законодательством не предусмотрено.

Срок действия патента исчисляется с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, при этом предлагается возможность продления сроков действия указанных патентов патентным органом по ходатайству патентообладателя (п. 1 ст. 1002 ГК, п. 3 ст. 1 Закона о патентах).

Срок действия патента на изобретение можно продлить только в отношении таких объектов, как лекарственное средство, пестицид или агрохимикат. Для продления срока действия патента на изобретение введена соответствующая процедура (подп. 1 п. 1 ст. 1002 ГК, абз. 2 ч. 1 п. 3 ст. 1 Закона о патентах).

В отношении патентов на полезную модель и промышленный образец следует обратить внимание на следующее.

На практике правообладатель подает ходатайство о продлении срока действия патента на полезную модель в течение пятого последнего года действия, а на промышленный образец - в течение десятого последнего года действия. Но у правообладателя есть возможность подать такое ходатайство раньше.

Ходатайства о продлении сроков действия патентов подаются в патентный орган до истечения срока действия соответствующих патентов (п. 1 ст. 1002 ГК, п. 3 ст. 1 Закона о патентах, п. 20 Положения N 1824).

Таким образом, патентное законодательство Республики Беларусь не устанавливает ограничений в отношении более раннего срока подачи ходатайства о продлении сроков действия указанных патентов.

Следует учитывать, что уплата патентной пошлины в установленном размере осуществляется до подачи ходатайства о продлении срока действия патента (подп. 6.15 п. 6 ст. 298 НК).

Таким образом, пошлина за поддержание патента в силе на любой объект промышленной собственности действует один год, и поэтому правообладатель при необходимости должен поддержать в силе патент в течение текущего оплаченного года действия этого патента. При этом правообладатель, если нужно, может также продлить срок действия патента на полезную модель или промышленный образец в течение всего срока действия этих патентов, потому что законодательство его в этом не ограничивает.

Оксана ТРЕЙВАС, патентный поверенный РБ

Сергей БЕЛЯЕВ, управляющий партнер, патентный поверенный РБ, евразийский патентный поверенный, медиатор

Судебная практика и законодательство — ГК РФ часть 4. Статья 1400. Восстановление действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Право послепользования

- ходатайства о восстановлении действия патента на изобретение (согласно пункту 1 статьи 1400 Кодекса);

Читайте также: